Het nieuwe Europese Merkenrecht is in aantocht. Het Europees Parlement heeft in december 2015 ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie waarmee een nieuwe merkenrichtlijn[1] en een gewijzigde merkenverordening[2] werd geïntroduceerd.  De gewijzigde Europese regelgeving op het gebied van het merkenrecht wordt ook wel aangeduid als het ‘Trademark Reform Package’. De doelstelling van het Trademark Reform Package is om het merkenrecht in Europa goedkoper, sneller, effectiever, en minder complex te maken.[3] De merkenrichtlijn is op 13 januari 2015 in werking getreden, maar bevat geen bepalingen die directe werking hebben. De richtlijn bevat bepalingen die door de nationale wetgever omgezet moeten worden in nationaal recht. De lidstaten hebben tot 15 januari 2019 om de bepalingen uit de merkenrichtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Dat betekent voor de Nederlandse wetgever dat uiterlijk op die datum het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom[4] moet zijn aangepast. De merkenverordening treedt al op 23 maart 2016 in werking en bevat bepalingen die wel direct toepasbaar zijn en niet eerst omgezet dienen te worden in nationale wetgeving. De merkenrichtlijn brengt op korte termijn nog geen grote wijzigingen teweeg, zodat ik mij zal beperken tot de merkenverordening. Welke veranderingen brengt deze gewijzigde merkenverordening voor de merkhouder teweeg?

Uniemerk

De eerste grote verandering die de merkenverordening teweegbrengt is dat de gehanteerde terminologie wordt veranderd. Men spreekt niet langer van het gemeenschapsmerk, maar tegenwoordig spreken we van het merk van de Europese Unie, het Uniemerk of EU-Merk. Ook wordt de tenaamstelling van het Bureau voor harmonisatie in de Europese Unie, nu bekend als het BHIM, vervangen door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, het EUIPO.

Taksesysteem

De tweede grote verandering binnen het Europese merkenrecht is dat door de inwerkingtreding van de merkenverordening het taksesysteem wordt gewijzigd.  Onder de oude merkenverordening gold de regel dat een merkhouder voor één inschrijving van een gemeenschapsmerk voor drie klassen of waren één vergoeding (takse) betaalde.  Met de nieuwe merkenverordening zal voor een takse per Uniemerk per klasse betaald dienen te worden.

Klasse-omschrijving

Een derde wijziging die eigenlijk al vanaf 2012[5] tot de vaste praktijk van het BHIM behoorde, maar nu ook in de merkenverordening is vastgelegd, is dat de merkhouder bij zijn merkaanvraag niet langer kan volstaan met een algemene klasse-omschrijving (‘class-heading-covers-all’ principe). Het is voortaan noodzakelijk om bij de merkaanvraag een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van waren en diensten op te geven (it-means-what-it-says’ principe). De beschermingsomvang van een gemeenschapsmerk met een te ruime algemene klasse-omschrijving wordt beperkt tot die klassen die  wel duidelijk en nauwkeurig zijn omschreven. Om de huidige merkhouders die beschikken over een te algemene klasse-omschrijving tegemoet te komen, wordt de mogelijkheid geboden om binnen een periode van zes maanden na inwerkingintreding van de merkenverordening, een verklaring in te dienen om de klasse-omschrijving duidelijk en nauwkeurig te omschrijven. Indien de merkhouder hier geen gebruik van maakt, dan is het gevolg dat de beschermingsomvang van het Uniemerk alleen beperkt is tot die klassen die duidelijk en nauwkeurig zijn omschreven.

Grafische voorspelbaarheid

Een vierde belangrijke inhoudelijke wijziging is dat het vereiste van grafische voorstelbaarheid niet langer als absolute grond wordt gebruikt om te beoordelen of het teken voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Niet-grafische tekens zoals klanken en geuren komen nu ook voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking.

Het nieuwe Europese merkenrecht

Met het nieuwe Europese merkenrecht is het voor zowel de huidige nationale als Europese merkhouders zaak om hun huidige merkinschrijvingen onder meer te laten herbeoordelen op de klasseninschrijving en is het voor eventuele toekomstige merkhouders nu het moment om te beoordelen of een bepaald teken onder de merkenverordening mogelijk wel voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt. De advocaten van bureau Brandeis kunnen u hierbij helpen.
[1] Pbl. Europese Unie,’ Richtlijn 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten’, L 336/1.
[2] Pbl. Europese Unie,’ Verordening 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen’, L 341/21.
[3] Europees Parlement, ‘Trade mark reform package approved by the European Parliament’, geraadpleegd op 22 januari 2016.
[4] Tractatenblad, ‘Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), ‘s-Gravenhage, 2005, 96.
[5] Hof van Justitie Europese Unie, 19 juni 2012, C-307/10 (IP-Translator).