Het begrip “onderscheidend vermogen” in het merkenrecht

bureau Brandeis
17 sep 2021

Allerlei tekens kunnen een merk vormen. Denk bijvoorbeeld aan woorden, persoonsnamen, tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen, geluiden, hologrammen, etc. Essentieel is dat een teken onderscheidend vermogen moet hebben om merk te kunnen zijn. Het onderscheidend vermogen van een merk houdt in dat het merk zich ertoe leent de waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Deze herkomst- of identificatiefunctie is de meest wezenlijke functie van het merk.

Heeft het teken geen onderscheidend vermogen dan kan het geen merk zijn en zal het (in principe) niet in het merkenregister worden ingeschreven. In een vorige artikel heb ik een zaak besproken waarin is geoordeeld dat het geluid van een blikje bier of frisdrank dat geopend wordt, waarna de inhoud ervan in een glas wordt geschonken, niet onderscheidend is voor producten zoals drankblikjes en daarom niet als merk is ingeschreven.

De vorm van de lippenstift van Guerlain

Voor twee andere ondernemingen is het onlangs beter afgelopen. Zo heeft het Gerecht van Eerste Aanleg (onderdeel van het Hof van Justitie van de EU) beslist dat de bijzonder vormgegeven lippenstift van Guerlain wél over voldoende onderscheidend vermogen beschikt om als zogenaamd vormmerk te kunnen gelden. Het ging om dit merk:

Volgens het Gerecht is de betrokken vorm ongebruikelijk voor een lippenstift en verschilt het van elke andere op de markt bestaande vorm. De vorm is niet, zoals de andere bestaande lippenstiften, half cilindrisch, maar doet denken aan de romp van een boot, waardoor het als fantasievol voor een lippenstift moet worden beschouwd. Tel daarbij op het feit dat de lippenstift van Guerlain, anders dan alle andere op de markt bestaande lippenstiftvormen, ‘niet kan staan’, dan zal het relevante publiek verrast zijn door deze gemakkelijk te onthouden vorm. En daardoor is die vorm in staat de oorsprong van het betrokken product aan te geven. Oftewel: de vorm van Guerlain’s lippenstift heeft onderscheidend vermogen en kan dus als merk dienen.

De gele kleur van Kärcher

Voor de Nederlandse rechter behaalde de Duitse fabrikant van reinigingsapparaten Kärcher onlangs een overwinning in een zaak waarin het ging om een zogenaamd kleurmerk.

De apparaten van Kärcher hebben een kenmerkende gele kleur en dat Kärcher-geel is als kleurmerk ingeschreven voor producten zoals hogedrukreinigers. Voorbeelden daarvan zijn:

Toen concurrent Varo ook gele reinigingsapparaten ging verkopen, was dat voor Kärcher aanleiding om een inbreukprocedure te starten. Varo’s producten zager er onder meer zo uit:

In die procedure stond de vraag centraal of het gele kleurmerk van Kärcher wel voldoende onderscheidend vermogen heeft. De Rechtbank Den Haag oordeelt dat dit het geval is. De Rechtbank baseert dat oordeel op door Kärcher overgelegd bewijsmateriaal waaruit blijkt dat Kärcher gedurende tientallen jaren wereldwijd en consequent gebruik heeft gemaakt van de kenmerkende Kärcher-gele kleur voor haar producten. Uit dat bewijsmateriaal blijkt tevens dat Kärcher met gebruikmaking van het Kärcher-geel ter promotie van haar producten gedurende vele jaren miljoenen euro’s heeft geïnvesteerd in reclamespotjes, marketingactiviteiten en social media-uitingen. Hieruit volgt dat een aanzienlijk deel van de consumenten van hogedrukreinigers een gele hogedrukreiniger als afkomstig van Kärcher identificeert en het Kärcher-geel dus in staat is de hogedrukreinigers van Kärcher van andere ondernemingen te onderscheiden. Kärcher is dus houder van een geldig kleurmerk en omdat Varo haar apparaten heeft voorzien van een soortgelijke gele kleur, heeft de Rechtbank geoordeeld dat daardoor het publiek in verwarring kan raken. Zij heeft Varo daarom verboden nog langer producten op de Benelux-markt te brengen met die gele kleur.

Meer weten? Neem contact op met Syb Terpstra.

Gerelateerde artikelen
Naar
boven