Wat gebeurt er met mijn merk na de Brexit?

Op 1 januari 2021 is het zover. Dan treedt het Verenigd Koninkrijk écht uit de Europese Unie. Dat werpt voor houders van merken de vraag op wat er dan met hun merk gebeurt. Kan je als brand owner rustig afwachten, of moet je proactief aan de slag om met je geregistreerde EU-merk ook in het VK bescherming te houden?

Als je houder bent van een Benelux-merk, dan verandert er niets. Je hoeft dan dus in het  kader van de Brexit geen specifieke handelingen te verrichten. Als je een EU-merk bezit, dan zijn er wel belangrijke zaken om rekening mee te houden.

Wat verandert er na de Brexit?

Voor EU-merkhouders zijn de volgende veranderingen het belangrijkst:

• Heb je nu een EU-merk, dan krijg je vanaf 1 januari 2021 automatisch een equivalent Brits merk zonder dat je er iets voor hoeft te doen;
• Heb je een Internationale (Merk)Registratie en is de EU aangewezen als beschermingsterritorium, dan blijft je IR ook na 1 januari 2021 bescherming in het VK genieten;
• Heb je vóór 1 januari 2021 een EU-merk aangevraagd, maar is het registratieproces nog niet voltooid, dan krijg je negen maanden de tijd om op basis van je EU-merkaanvraag een aanvraag in te dienen voor een identiek Brits merk bij het Britse merkenbureau (UKIPO). Dat Britse merk krijgt dan dezelfde aanvraagdatum als de aanvraagdatum van je EU-merk (de zogenaamde prioriteitsdatum). Wel moet je de normale aanvraagkosten betalen voor dit separate Britse merk. Bovendien moet je een zogenaamd Address for Service in het VK hebben;
• Loopt er op 1 januari 2021 nog een oppositie-, nietigheids-, of doorhalingsprocedure tegen jouw EU-merk(aanvraag)? Dan krijg je toch ook alvast een equivalent Brits merkrecht. Als je EU-merk de lopende procedure echter niet overleeft, dan kan je je equivalente Britse merk ook kwijtraken. Daarvoor moet degene die de procedure tegen jouw EU-merk heeft gewonnen dan wel een expliciet verzoek indienen bij het UKIPO;
• Moet je in een procedure bij het EUIPO aantonen dat je jouw merk normaal hebt gebruikt? Dan is er een verschil tussen pre-Brexit-gebruik en post-Brexit-gebruik:

• • Pre-Brexit: merkgebruik in het VK, en elke andere EU-lidstaat, in de vijf jaar voorafgaand aan de Brexit kan als bewijs van normaal gebruik dienen;
  • Post-Brexit: slechts merkgebruik in de huidige 27 EU-lidstaten kan dienen als bewijs van normaal gebruik voor zover het gaat om de periode na de Brexit. Merkgebruik in het VK dat plaatsvindt na de Brexit kan dus niet als bewijs van normaal gebruik dienen.

Wat moet ik nu doen?

Als je een geldig EU-merk hebt, dan hoef je in principe niets te doen. Je krijgt automatisch een equivalent Brits merkrecht. Wel moet je dat Britse merk vervolgens separaat in stand houden. Dat betekent dat je de Britse registratie, net als je EU-merk, tijdig moet vernieuwen (en de daarvoor gebruikelijke kosten moet betalen). Loopt er een procedure tegen je merkaanvraag of merkregistratie, dan hangt het af van het soort procedure en de datum dat de procedure is gestart wat je precies moet doen (zie hierboven).

De bovenstaande wijzigingen betreffen alleen de belangrijkste wijzigingen voor de meest voorkomende situaties. Er zijn nog meer relevante veranderingen en het kan natuurlijk zo zijn dat jouw specifieke situatie (net) niet onder de hierboven genoemde wijzigingen valt. Neem in dat geval contact met ons op, zodat we je kunnen vertellen wat de consequenties van de Brexit voor jouw merk zijn en welke maatregelen jij moet nemen.