De meest belangrijke functie van een merk is dat het onderscheidend vermogen heeft. Met andere woorden; de capaciteit van een teken om de waren en/of diensten van die onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Het onderscheidend vermogen van een merk is geen constante grootheid en kan in de loop van de tijd zo sterk verminderen, dat dit merk louter beschrijvend van aard is en dus ieder onderscheidend vermogen ontbeert.[1] Het tegenovergestelde is ook mogelijk, namelijk dat een merk dat weinig tot geen onderscheidend vermogen heeft door het intensieve gebruik dat de merkhouder van het merk heeft gemaakt aan onderscheidend vermogen heeft gewonnen. Dit laatste fenomeen noemen we in merkenland inburgering.

Het bovengenoemde is ook in de Uniemerkverordening[2] (“UMV”) zo opgenomen, waarin is bepaald dat het onderscheidend vermogen van een reeds ingeschreven Uniemerk zo sterk kan zijn verminderd, dat ieder onderscheidend vermogen aan het Uniemerk is komen te ontvallen. Voor die gevallen wordt in art. 52 UMV de mogelijkheid geboden om de nietigheid van deze Uniemerken in te roepen. Eén van die grondslagen om de nietigheid op te baseren is art. 7 lid 1 sub c UMV waarin is bepaald dat merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip, van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van waren of diensten van inschrijving worden geweigerd.

Beschrijvend merkgebruik

De rechtbank Den Haag heeft recentelijk in twee vonnissen het kader voor beschrijvend merkgebruik geschetst.

 Het eerste vonnis van de rechtbank Den Haag[3] dat wordt behandeld, betrof de vraag of het Uniewoordmerk “MAXIFLEX” voor industriële veiligheidshandschoenen (klasse 9) zodanig beschrijvend van aard is dat het merk op grond van art. 7 lid 1 onder b UMV jo. art. 52 lid 1 sub a UMV nietig dient worden verklaard. In de beoordeling van de rechtbank Den Haag wordt aangeknoopt bij de rechtspraak van het Hof van Justitie EU (“HvJ EU”) inzake beschrijvend merkgebruik. Zo stelt de rechtbank voorop dat een teken beschrijvend is wanneer het betrokken publiek in het teken onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van één van de kenmerken van de betrokken waren en diensten ziet. De rechtbank is van mening dat “MAXI” staat voor “MAXIMAAL” en “FLEX” voor “FLEXIBEL”. Zo oordeelt de rechtbank dat veiligheidshandsschoenen flexibel zijn, als zodanig worden aangeprezen en als relevant kenmerk voor consument bij de aanschaf van veiligheidshandschoenen heeft te gelden. Daarmee staat vast dat het in aanmerking komende publiek “MAXIFLEX” als onmiddellijke verwijzing naar een kenmerk van veiligheidshandschoenen (“maximale flexibiliteit”) zal kunnen opvatten en in ieder geval voor het Nederlandse taalgebied uitsluitend bestaat uit tekens/aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van een kenmerk waarvoor het is ingeschreven in de zin van art. 7 lid 1 sub c UMV en dat het daarom in beginsel nietig moet worden verklaard.

In het tweede vonnis van de voorzieningen rechtbank Den Haag[4] lag de vraag voor of op grond van het Unie en Benelux woord- en beeldmerk “SPARTAN RACE” voor onder meer klasse 41 (organisatie van wedstrijden) een verbod kan worden verkregen voor het gebruik van het teken “SPARTAN X”. Bij wijze van verweer wordt aangevoerd dat het teken “SPARTAN RACE” uitsluitend op beschrijvende wijze wordt gebruikt en dat er geen sprake is van een geldig (lees: nietig) merkrecht.

De rechtbank hanteert weer hetzelfde toetsingskader om te komen tot het antwoord op hier sprake is van louter beschrijvend merkgebruik. Namelijk dat de uiteindelijke beoordeling van het merk plaatsvindt enerzijds in relatie tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek.

De rechtbank is van mening dat “SPARTAN” zowel verwijst naar de Griekse stadstaat Sparta als naar het stoere, ruige en sobere karakter van de krijgers van die Griekse stadstaat. In alle lidstaten van de Europese Unie dezelfde betekenis heeft. Daar komt nog eens bij dat de betekenis van de term ‘Spartan’ in het woordenboek; “gedisciplineerd, moedig, het tonen van uithoudingsvermogen” ook overeenkomt met de eigenschappen die nodig zijn om mee te doen aan obstakel runs. De rechtbank acht het dan ook aannemelijk dat het relevante publiek (potentiële deelnemers aan obstakel races) het teken “SPARTAN”, wellicht zelfs nog meer als dit wordt gevolgd door het (onbetwist) beschrijvende element “RACE”, kan opvatten als beschrijvend voor activiteiten op het gebied van uithoudingsvermogen, training, kracht, waaronder (kenmerken van) diensten in klasse 41 (amusement in de vorm van hindernisbanen en duursporten en organisatie ervan) zoals die door Spartan Race worden aangeboden. De rechtbank is van mening dat het merk “SPARTAN RACE” naar voorlopig oordeel voor nietig moet worden gehouden en er geen verbod zal worden opgelegd.

Conclusie

Hoewel de rechtbank in beide zaken een duidelijke vingerwijzing heeft gegeven met betrekking tot het gebrek aan onderscheidend vermogen en het louter beschrijvende karakter van de merken heeft het in beide gevallen nog niet geleid tot de nietigheid van de merken. In de eerste zaak is een bewijsopdracht gegeven om aan te tonen dat het merk door inburgering aan onderscheidend vermogen heeft gewonnen. In de tweede zaak kon nietigheid van het merk niet gevorderd worden omdat dat nu eenmaal onmogelijk is in kort geding. Echter, in beide gevallen lijkt het aantonen van de inburgering nog een zware kluif te worden.

[1] Mr. T. Cohen Jehoram, mr. C.J.J.C. van Nispen en mr. J.L.R.A. Huydecoper, ‘Industriële eigendom Deel 2 Merkenrecht’, Kluwer: Deventer, 2008, p. 163; ““Andersom geldt dat als het merk in de praktijk steeds meer gebruikt wordt als aanduiding van een bepaalde soort waren of diensten, of dat vele anderen sterk gelijkende onderscheidingstekens gaan voeren, het aanvankelijk nog onderscheidende merk zich in de loop der tijd steeds minder onderscheidt van de onderscheidingstekens van andere ondernemingen, of voor andere waren of diensten. In dergelijke gevallen spreken we van ‘verwatering’ van onderscheidend vermogen en in het verlengde daarvan over verwatering van de (bescherming te ontlenen aan) merkrechten.”

[2] Pbl. EU, ‘Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen, 24 december 2015, L 341/21.

[3] Rechtbank Den Haag, 20 april 2016, C/09/435163 / HA ZA 13076.

[4] Vzr. Rb. Den Haag, 1 juni 2016, C/09/507063 / KG ZA 16-1313.