Visie

Parallelhandel en het wijzigen van de waar

Begin augustus heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag een interessant merkenrechtelijk vonnis gewezen.[1]

 

De feiten

Stanley Black & Decker Inc. en The Black & Decker Corporation (hierna gezamenlijk B&D) zijn houder van het Uniemerk DEWALT. Het merk is ingeschreven voor gereedschap. De DEWALT producten worden in de hele wereld verkocht. B&D verkoopt die producten niet rechtstreeks aan haar eindafnemers. B&D werkt met distributieovereenkomsten.

 

HBL BV is een vennootschap die zich toelegt op het verkopen van gereedschappen en aanverwante artikelen via internet. Daartoe koopt HBL gereedschap met de merken van onder andere B&D in binnen- en buitenland in. Producten die door HBL uit Groot-Brittannië worden betrokken en zijn voorzien van een voor de Engelse markt geschikte stekker (hierna ook te noemen: Engelse stekker), worden door HBL inhouse voorzien van een voor de continentaal Europese markt bedoeld snoer met stekker (hierna ook te noemen: Nederlandse stekker): het zogenaamde ‘omsnoeren’. HBL voert haar activiteiten (mede) uit onder de naam en via de website ‘www.gereedschapscentrum.nl’. HBL is beheerder van de website www.gereedschapscentrum.nl.

 

B&D heeft via de website www.gereedschapscentrum.nl meerdere elektrische gereedschappen van het merk DEWALT gekocht. Uit onderzoek van de bestelde producten is gebleken dat deze oorspronkelijk bestemd waren voor de markt in Groot- Brittannië, door HBL zijn geïmporteerd naar Nederland en zijn voorzien van een Nederlandse stekker. Daarbij heeft B&D onder meer geconstateerd dat het snoer met de Nederlandse stekker korter is dan het snoer met de Engelse stekker, dat in plaats van de originele koperen kabelschoen gebruik is gemaakt van een plastic kabelschoen of dat een kabelschoen ontbreekt, en dat de bedrading niet op de originele wijze is teruggebracht, dan wel dat de omhulling daarvan beschadigd is.

 

Begin 2017 heeft B&D op grond van haar merkrecht, HBL gesommeerd om met onmiddellijke ingang het manipuleren en ‘omsnoeren’ van originele DEWALT producten te staken en gestaakt te houden. HBL heeft aan die sommatie niet voldaan, waarna B&D een kortgedingprocedure is gestart.

 

Uitputting van het merkrecht

HBL betwist dat zij inbreuk maakt op de merkrechten van B&D. Zij stelt dat sprake is van uitputting van die merkrechten nu de door HBL verkochte DEWALT producten door B&D of met haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht en B&D geen gegronde reden heeft om zich tegen deze wederverkoop te verzetten.

 

De uitputtingsregel probeert een balans te vinden tussen enerzijds de belangen van de merkhouder om te profiteren van de aan zijn merk verbonden rechten en anderzijds de legitieme belangen van de kopers van merkproducten (met name het recht om ten volle van hun eigendomsrecht op die producten te genieten), alsmede het algemeen belang van handhaving van een onvervalste mededinging. De uitputtingsregel luidt als volgt: het merkrecht omvat niet het recht zich te verzetten tegen gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

 

In de meeste uitputtingszaken draait het om de vraag of de merkproducten met toestemming van de merkhouder in de EER zijn gebracht. In de onderhavige zaak speelde die vraag niet omdat door B&D niet werd betwist dat de door HBL verhandelde producten door B&D in Engeland op de markt waren gebracht. Wel speelde de vraag of door het ‘omsnoeren’ van de producten door HBL, B&D een gegronde reden had om zich te verzetten tegen de verkoop van de DEWALT producten door HBL.

 

De beslissing

De Voorzieningenrechter beslist dat dit inderdaad het geval is en beveelt HBL iedere inbreuk op het DEWALT merk door het aanbieden, verkopen, leveren, verhandelen en/of ter verhandeling in voorraad hebben van ‘gemanipuleerde’ DEWALT producten te staken:

 

“4.24. Op basis van de overgelegde stukken is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk geworden dat de DEWALT producten na het omsnoeren een mindere kwaliteit hebben gekregen dan zij daarvoor hadden, voor wat (onder meer) betreft de veiligheid en de lengte van de gebruikte snoeren. In dit kader is van belang dat de originele kabels onbetwist dikker en beter geïsoleerd zijn, waardoor deze lagere werktemperaturen aankunnen, alsmede dat de vervangende kabels in voorkomende gevallen korter zijn dan het origineel. Hieraan doet het oordeel van de deskundige prof. dr. ir. [X] (vgl. r.o. 2.16) niet af, nu hij weliswaar concludeert dat na het omsnoeren geen sprake is van een gevaarlijk/inferieur product vanuit elektrotechnisch oogpunt, maar uit zijn bevindingen niet blijkt dat de omgesnoerde producten niet van mindere kwaliteit zijn dan de originele producten. Daarbij komt dat hij op één punt constateert dat een adereindhuls ontbreekt, hetgeen hij “slordig” noemt, en dat hij constateert dat het omsnoeren niet overal ‘conform trainingsdocument’ is uitgevoerd. Dat op die punten sprake zou zijn van een incident, hetgeen HBL Online c.s. ter zitting heeft aangevoerd, maakt dit niet anders. Kennelijk wordt door HBL immers onvoldoende waarborg geboden om dit soort incidenten te voorkomen.

4.25. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat voorshands aannemelijk is geworden dat de toestand van de DEWALT producten na het omsnoeren is verslechterd. The Black & Decker Corporation heeft gelet hierop gegronde reden om zich tegen de verhandeling van omgesnoerde producten te verzetten. Een en ander geldt temeer nu het voor de consument/afnemers van de omgesnoerde DEWALT producten niet duidelijk is dat het gaat om niet onder toezicht van de merkhouder gewijzigde producten. De vordering in 3.1 onder 1 zal dan ook worden toegewezen ten aanzien van HBL, zoals hierna in het dictum nader bepaald. Daarbij zal het verbod worden toegespitst op de verweten handelingen, zodat het verweer dat het verbod te ruim is geformuleerd wordt ondervangen. Ook voor zover het gevraagde verbod grensoverschrijdend is, acht de voorzieningenrechter dit toewijsbaar nu HBL Online c.s. tegen het grensoverschrijdende karakter van het gevraagde verbod geen verweer heeft gevoerd.”

 

Hoewel parallelhandel van binnen de EER rechtmatig in het verkeer gebrachte producten in beginsel is toegestaan, maakt de uitspraak van de Voorzieningenrechter duidelijk dat men voorzichtig moet zijn met het wijzigen van de desbetreffende producten. Dat geldt overigens ook voor het wijzigen van de verpakking waarin de originele merkproducten worden geleverd. De advocaten van bureau Brandeis zijn gespecialiseerd in het merkenrecht en helpen u graag verder bij vragen over merkgebruik en parallelhandel.

[1] Vzr. Rb. Den Haag 3 augustus 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:8947 (DEWALT/HBL).

Visie

Commercieel portretrecht en de verzilverbare populariteit van Edgar Davids

Al eerder heb ik over het portretrecht geschreven. Afgelopen week heeft de rechtbank Amsterdam een aardige uitspraak gedaan over het commerciële portretrecht van Edgar Davids.

 

Portretrecht

Ingevolge art. 21 Auteurswet (Aw) is openbaarmaking van een niet in opdracht vervaardigd portret ongeoorloofd voor zover een redelijk belang van de geportretteerde zich tegen openbaarmaking verzet. Als redelijk belang kan in eerste instantie een zedelijk belang worden aangemerkt. Daarnaast kan ook een commercieel belang een redelijk belang in de zin van art. 21 Aw opleveren: geportretteerden met een verzilverbare populariteit hoeven niet toe te laten dat hun populariteit commercieel wordt geëxploiteerd door openbaarmaking van hun portretten, zonder dat zij daarvoor een vergoeding ontvangen. Met name bekende populaire personen zoals popsterren en sporters hebben een verzilverbare populariteit en derden mogen daar geen ongerechtvaardigd voordeel uit trekken.

 

De feiten

Riot Games maakt onderdeel uit van de Riot Games Groep. Riot Games Groep ontwikkelt en exploiteert het computerspel “League of Legends” (hierna: LoL). LoL wordt online gespeeld. Spelers besturen ieder een virtueel karakter (champion). Doel van het spel is (in de standaard variant) om als team van spelers de basis van het team van de tegenstanders te veroveren. Spelers kunnen een roulerend, beperkt aantal champions gratis spelen of – tegen betaling – een Champion aanschaffen. Het uiterlijk van een champion kan door speler worden aangepast door middel van door Riot Games Groep verkochte “skins”. Ter gelegenheid van het wereldkampioenschap voetbal in 2014 is door Riot Games Groep een viertal voetbal gerelateerde skins geïntroduceerd. Voor de champion Lucian kunnen spelers de “Striker” (in het Engels ook het woord voor voetbalspits) skin aanschaffen (hierna: Striker Lucian). Kort na de introductie van de skin verschenen berichten op spelersfora en sociale media dat de nieuwe skin sterke gelijkenissen vertoonde met de beeltenis van Edgar Davids (eiser). Namens Riot Games Groep is in reactie daarop – onder het pseudoniem @RiotBaconhawk – het volgende bericht op het sociale netwerk Twitter geplaatst:

Bij brief van 22 december 2015 schreef de advocaat van Davids een brief aan Riot Games, met de sommatie het gebruik van het portret van hem in LoL te stoppen. LoL heeft aan die sommatie niet  voldaan, waarop Davids is gaan procederen. Hij wil vooral vergoeding van de door hem geleden schade.

 

De beslissing

In een kort maar krachtig vonnis oordeelt de rechtbank dat LoL, door gebruik te maken van het  portret van Davids en hem daarvoor geen vergoeding aan te bieden, onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld:

 

“4.12. Vervolgens moet de rechtbank beoordelen of [eiser] een redelijk belang heeft zich te verzetten tegen publicatie. Die beoordeling ziet ook op de vraag of openbaarmaking jegens de geportretteerde onrechtmatig is en dat vergt een afweging in het kader van het door artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) beschermde recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en van het door artikel 10 EVRM beschermde recht op vrijheid van meningsuiting en informatievrijheid, welke afweging met inachtneming van alle bijzonderheden van het gegeven geval ertoe strekt na te gaan welk van de betrokken belangen het zwaarst weegt.

4.13. Een redelijk belang als bedoeld in artikel 21 Aw kan zowel zien op persoonlijke (privacy)belangen als op commerciële belangen. De aan artikel 8 EVRM te ontlenen bescherming is evenmin beperkt tot privé-activiteiten, maar ziet ook op professionele of zakelijke activiteiten. De in artikel 21 Aw neergelegde norm betekent dat geportretteerden niet in alle gevallen behoeven toe te laten dat hun in de uitoefening van hun beroep verworven populariteit commercieel wordt geëxploiteerd door openbaarmaking van hun portretten, zonder dat zij daarvoor een vergoeding ontvangen. Het meedelen in de voordelen van deze exploitatie is een redelijk belang in de zin van artikel 21 Aw.

4.14. [eiser] heeft in zijn verzilverbare populariteit als voormalig professioneel voetballer zodoende een redelijk belang om op te komen tegen het zonder vergoeding openbaar maken van zijn portret. Riot Games profiteert van het portret van [eiser] door de skin Striker Lucian tegen betaling aan spelers van LoL ter beschikking te stellen. Daarmee is ook sprake van commerciële exploitatie. Riot Games betwist dat er een vergoedingspraktijk bestaat voor het opnemen van portretten van voetballers in fantasy spellen zoals LoL. Dat is niet relevant: Riot Games heeft er bewust voor gekozen om verwijzingen naar de voetbalsport op te nemen in haar fantasy spel. Als zij daarvoor het portret van [eiser] wenst te gebruiken, ligt voor de hand dat daarvoor een vergoeding wordt betaald.

4.15. In dit geval weegt dit redelijk belang van [eiser] zwaarder dan het beroep van Riot Games op artikel 10 EVRM. De onder artikel 10 EVRM te beschermen uitingen waarop Riot Games zich beroept, zien grotendeels op het personage “Champion Lucian”. Welke specifieke belangen onder artikel 10 EVRM bescherming verdienen bij de commerciële exploitatie van de specifieke skin “Striker Lucian”, is door Riot Games niet gemotiveerd onderbouwd. Het gebruik van het portret van [eiser] verschaft weinig informatie over [eiser] of een ander onderwerp aan het geïnteresseerde publiek, maar is een optionele verfraaiing van het spel, die door spelers ervan aangeschaft kan worden. De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat het belang van Riot Games voornamelijk een commercieel belang is. Riot Games heeft [eiser] geen financiële vergoeding aangeboden en heeft in deze procedure ook betoogd daartoe geen aanleiding te zien. In de afweging van enerzijds het belang van [eiser] om zich te kunnen verzetten tegen de commerciële exploitatie van zijn portret zonder dat hem een vergoeding is aangeboden en anderzijds het belang van Riot Games bij het binnen LoL aanbieden (tegen betaling) van een extra uiterlijk voor een bestaande “champion”, dient daarom het belang van [eiser] zwaarder te wegen.”

 

Vaststaat dus dat LoL onrechtmatig jegens Davids heeft gehandeld. Omdat de rechtbank echter nog niet over alle relevante gegevens beschikt heeft zij geen uitspraak gedaan over de hoogte van de schadevergoeding. LoL wordt bevolen stukken die zien op de omzet en winst die gemaakt is met de exploitatie van Striker in Nederland. Wordt vervolgd dus.

 

De uitspraak bevestigt nog maar eens dat al snel sprake is van een portret en dat voor het gebruik van portretten van bekende personen in een commerciële setting, een vergoeding moet worden aangeboden. De advocaten van bureau Brandeis zijn gespecialiseerd in het portretrecht.

Naar
boven