Wat gebeurt er met mijn merk na de Brexit?

Op 1 januari 2021 is het zover. Dan treedt het Verenigd Koninkrijk écht uit de Europese Unie. Dat werpt voor houders van merken de vraag op wat er dan met hun merk gebeurt. Kan je als brand owner rustig afwachten, of moet je proactief aan de slag om met je geregistreerde EU-merk ook in het VK bescherming te houden?

Als je houder bent van een Benelux-merk, dan verandert er niets. Je hoeft dan dus in het  kader van de Brexit geen specifieke handelingen te verrichten. Als je een EU-merk bezit, dan zijn er wel belangrijke zaken om rekening mee te houden.

Wat verandert er na de Brexit?

Voor EU-merkhouders zijn de volgende veranderingen het belangrijkst:

• Heb je nu een EU-merk, dan krijg je vanaf 1 januari 2021 automatisch een equivalent Brits merk zonder dat je er iets voor hoeft te doen;
• Heb je een Internationale (Merk)Registratie en is de EU aangewezen als beschermingsterritorium, dan blijft je IR ook na 1 januari 2021 bescherming in het VK genieten;
• Heb je vóór 1 januari 2021 een EU-merk aangevraagd, maar is het registratieproces nog niet voltooid, dan krijg je negen maanden de tijd om op basis van je EU-merkaanvraag een aanvraag in te dienen voor een identiek Brits merk bij het Britse merkenbureau (UKIPO). Dat Britse merk krijgt dan dezelfde aanvraagdatum als de aanvraagdatum van je EU-merk (de zogenaamde prioriteitsdatum). Wel moet je de normale aanvraagkosten betalen voor dit separate Britse merk. Bovendien moet je een zogenaamd Address for Service in het VK hebben;
• Loopt er op 1 januari 2021 nog een oppositie-, nietigheids-, of doorhalingsprocedure tegen jouw EU-merk(aanvraag)? Dan krijg je toch ook alvast een equivalent Brits merkrecht. Als je EU-merk de lopende procedure echter niet overleeft, dan kan je je equivalente Britse merk ook kwijtraken. Daarvoor moet degene die de procedure tegen jouw EU-merk heeft gewonnen dan wel een expliciet verzoek indienen bij het UKIPO;
• Moet je in een procedure bij het EUIPO aantonen dat je jouw merk normaal hebt gebruikt? Dan is er een verschil tussen pre-Brexit-gebruik en post-Brexit-gebruik:

• • Pre-Brexit: merkgebruik in het VK, en elke andere EU-lidstaat, in de vijf jaar voorafgaand aan de Brexit kan als bewijs van normaal gebruik dienen;
  • Post-Brexit: slechts merkgebruik in de huidige 27 EU-lidstaten kan dienen als bewijs van normaal gebruik voor zover het gaat om de periode na de Brexit. Merkgebruik in het VK dat plaatsvindt na de Brexit kan dus niet als bewijs van normaal gebruik dienen.

Wat moet ik nu doen?

Als je een geldig EU-merk hebt, dan hoef je in principe niets te doen. Je krijgt automatisch een equivalent Brits merkrecht. Wel moet je dat Britse merk vervolgens separaat in stand houden. Dat betekent dat je de Britse registratie, net als je EU-merk, tijdig moet vernieuwen (en de daarvoor gebruikelijke kosten moet betalen). Loopt er een procedure tegen je merkaanvraag of merkregistratie, dan hangt het af van het soort procedure en de datum dat de procedure is gestart wat je precies moet doen (zie hierboven).

De bovenstaande wijzigingen betreffen alleen de belangrijkste wijzigingen voor de meest voorkomende situaties. Er zijn nog meer relevante veranderingen en het kan natuurlijk zo zijn dat jouw specifieke situatie (net) niet onder de hierboven genoemde wijzigingen valt. Neem in dat geval contact met ons op, zodat we je kunnen vertellen wat de consequenties van de Brexit voor jouw merk zijn en welke maatregelen jij moet nemen.

Begin augustus heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag een interessant merkenrechtelijk vonnis gewezen.[1]

De feiten

Stanley Black & Decker Inc. en The Black & Decker Corporation (hierna gezamenlijk B&D) zijn houder van het Uniemerk DEWALT. Het merk is ingeschreven voor gereedschap. De DEWALT producten worden in de hele wereld verkocht. B&D verkoopt die producten niet rechtstreeks aan haar eindafnemers. B&D werkt met distributieovereenkomsten.

HBL BV is een vennootschap die zich toelegt op het verkopen van gereedschappen en aanverwante artikelen via internet. Daartoe koopt HBL gereedschap met de merken van onder andere B&D in binnen- en buitenland in. Producten die door HBL uit Groot-Brittannië worden betrokken en zijn voorzien van een voor de Engelse markt geschikte stekker (hierna ook te noemen: Engelse stekker), worden door HBL inhouse voorzien van een voor de continentaal Europese markt bedoeld snoer met stekker (hierna ook te noemen: Nederlandse stekker): het zogenaamde ‘omsnoeren’. HBL voert haar activiteiten (mede) uit onder de naam en via de website ‘www.gereedschapscentrum.nl’. HBL is beheerder van de website www.gereedschapscentrum.nl.

B&D heeft via de website www.gereedschapscentrum.nl meerdere elektrische gereedschappen van het merk DEWALT gekocht. Uit onderzoek van de bestelde producten is gebleken dat deze oorspronkelijk bestemd waren voor de markt in Groot- Brittannië, door HBL zijn geïmporteerd naar Nederland en zijn voorzien van een Nederlandse stekker. Daarbij heeft B&D onder meer geconstateerd dat het snoer met de Nederlandse stekker korter is dan het snoer met de Engelse stekker, dat in plaats van de originele koperen kabelschoen gebruik is gemaakt van een plastic kabelschoen of dat een kabelschoen ontbreekt, en dat de bedrading niet op de originele wijze is teruggebracht, dan wel dat de omhulling daarvan beschadigd is.

Begin 2017 heeft B&D op grond van haar merkrecht, HBL gesommeerd om met onmiddellijke ingang het manipuleren en ‘omsnoeren’ van originele DEWALT producten te staken en gestaakt te houden. HBL heeft aan die sommatie niet voldaan, waarna B&D een kortgedingprocedure is gestart.

Uitputting van het merkrecht

HBL betwist dat zij inbreuk maakt op de merkrechten van B&D. Zij stelt dat sprake is van uitputting van die merkrechten nu de door HBL verkochte DEWALT producten door B&D of met haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht en B&D geen gegronde reden heeft om zich tegen deze wederverkoop te verzetten.

De uitputtingsregel probeert een balans te vinden tussen enerzijds de belangen van de merkhouder om te profiteren van de aan zijn merk verbonden rechten en anderzijds de legitieme belangen van de kopers van merkproducten (met name het recht om ten volle van hun eigendomsrecht op die producten te genieten), alsmede het algemeen belang van handhaving van een onvervalste mededinging. De uitputtingsregel luidt als volgt: het merkrecht omvat niet het recht zich te verzetten tegen gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

In de meeste uitputtingszaken draait het om de vraag of de merkproducten met toestemming van de merkhouder in de EER zijn gebracht. In de onderhavige zaak speelde die vraag niet omdat door B&D niet werd betwist dat de door HBL verhandelde producten door B&D in Engeland op de markt waren gebracht. Wel speelde de vraag of door het ‘omsnoeren’ van de producten door HBL, B&D een gegronde reden had om zich te verzetten tegen de verkoop van de DEWALT producten door HBL.

De beslissing

De Voorzieningenrechter beslist dat dit inderdaad het geval is en beveelt HBL iedere inbreuk op het DEWALT merk door het aanbieden, verkopen, leveren, verhandelen en/of ter verhandeling in voorraad hebben van ‘gemanipuleerde’ DEWALT producten te staken:

“4.24. Op basis van de overgelegde stukken is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk geworden dat de DEWALT producten na het omsnoeren een mindere kwaliteit hebben gekregen dan zij daarvoor hadden, voor wat (onder meer) betreft de veiligheid en de lengte van de gebruikte snoeren. In dit kader is van belang dat de originele kabels onbetwist dikker en beter geïsoleerd zijn, waardoor deze lagere werktemperaturen aankunnen, alsmede dat de vervangende kabels in voorkomende gevallen korter zijn dan het origineel. Hieraan doet het oordeel van de deskundige prof. dr. ir. [X] (vgl. r.o. 2.16) niet af, nu hij weliswaar concludeert dat na het omsnoeren geen sprake is van een gevaarlijk/inferieur product vanuit elektrotechnisch oogpunt, maar uit zijn bevindingen niet blijkt dat de omgesnoerde producten niet van mindere kwaliteit zijn dan de originele producten. Daarbij komt dat hij op één punt constateert dat een adereindhuls ontbreekt, hetgeen hij “slordig” noemt, en dat hij constateert dat het omsnoeren niet overal ‘conform trainingsdocument’ is uitgevoerd. Dat op die punten sprake zou zijn van een incident, hetgeen HBL Online c.s. ter zitting heeft aangevoerd, maakt dit niet anders. Kennelijk wordt door HBL immers onvoldoende waarborg geboden om dit soort incidenten te voorkomen.

4.25. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat voorshands aannemelijk is geworden dat de toestand van de DEWALT producten na het omsnoeren is verslechterd. The Black & Decker Corporation heeft gelet hierop gegronde reden om zich tegen de verhandeling van omgesnoerde producten te verzetten. Een en ander geldt temeer nu het voor de consument/afnemers van de omgesnoerde DEWALT producten niet duidelijk is dat het gaat om niet onder toezicht van de merkhouder gewijzigde producten. De vordering in 3.1 onder 1 zal dan ook worden toegewezen ten aanzien van HBL, zoals hierna in het dictum nader bepaald. Daarbij zal het verbod worden toegespitst op de verweten handelingen, zodat het verweer dat het verbod te ruim is geformuleerd wordt ondervangen. Ook voor zover het gevraagde verbod grensoverschrijdend is, acht de voorzieningenrechter dit toewijsbaar nu HBL Online c.s. tegen het grensoverschrijdende karakter van het gevraagde verbod geen verweer heeft gevoerd.”

Hoewel parallelhandel van binnen de EER rechtmatig in het verkeer gebrachte producten in beginsel is toegestaan, maakt de uitspraak van de Voorzieningenrechter duidelijk dat men voorzichtig moet zijn met het wijzigen van de desbetreffende producten. Dat geldt overigens ook voor het wijzigen van de verpakking waarin de originele merkproducten worden geleverd. De advocaten van bureau Brandeis zijn gespecialiseerd in het merkenrecht en helpen u graag verder bij vragen over merkgebruik en parallelhandel.

[1] Vzr. Rb. Den Haag 3 augustus 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:8947 (DEWALT/HBL).

Het uiterlijk van producten, zoals bijvoorbeeld het ontwerp van een ketting, kan beschermd worden door het auteursrecht. Daarbij geldt dan wel dat de vormgeving het resultaat moet zijn van creatieve keuzes van de ontwerper en moet deze een voldoende oorspronkelijk karakter hebben. Verder biedt het (zowel het geregistreerde als niet-geregistreerde) modellenrecht bescherming tegen het ongeautoriseerd overnemen van het twee- of driedimensionale uiterlijk van een tekening of model van de ketting voor zover de tekening of het model nieuw is en een eigen karakter heeft. Daarnaast biedt het merkenrecht in beperkte mate aanvullende bescherming voor vormen van een ketting als gedeponeerd vormmerk, indien sprake is van waarneembaarheid van het merk en van een voldoende onderscheidend vermogen. Indien geen van bovengenoemde intellectuele eigendomsrechten bescherming biedt, zou aanvullend een beroep op onrechtmatige daad (slaafse nabootsing)  kunnen worden gedaan. De slaafse nabootsingsleer wordt de afgelopen jaren in rechtspraak steeds vaker met succes aangevoerd.[1] Recentelijk heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin zij de slaafse nabootsingsleer nader uiteenzet.

Wat is de leer van de slaafse nabootsing?

De slaafse nabootsingsleer zoals door de Hoge Raad voor de eerste maal is geïntroduceerd in het arrest Hyster Karry Krane[2] biedt via de weg van de onrechtmatige daad bescherming tegen nabootsing van het uiterlijk van producten waarbij men, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan. Daarbij moet dan ook nog door dit nalaten nodeloos verwarring worden gesticht. De slaafse nabootsingsleer vindt haar beperking in het recht op vrije mededinging dat met zich meebrengt dat het een concurrent in beginsel vrij staat om voort te borduren op resultaten van inspanning, inzicht of kennis van een concurrent zelfs als daardoor tussen het product en het nagebootste product verwarring bij het publiek mocht kunnen ontstaan. Op de nabootsende concurrent rust evenwel de verplichting om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of wordt vergroot.[3]

 Hoe beoordeel je of er sprake is van nodeloos verwarringsgevaar?

Nodeloos verwarringsgevaar omvat zowel direct ( producten van twee ondernemingen worden door elkaar gehaald) als indirect verwarringsgevaar ( publiek denkt dat producten van dezelfde onderneming zijn). De totaalindruk (overeenstemmende en afwijkende elementen) van beide producten moet met elkaar worden vergeleken en er moet rekening worden gehouden met de deskundigheid (doorsnee consument of professional) van het publiek dat in aanraking komt met de producten.[4]

Verder zal diegene die een beroep doet op de slaafse nabootsingsleer moeten kunnen aantonen dat zijn product onderscheidend vermogen heeft. Dat wil zeggen of het product een eigen plaats heeft in de markt (ook wel het Umfeld, in geval van een ketting wil dat zeggen of sprake is van voldoende onderscheidend vermogen ten opzichte van reeds bestaande kettingen van concurrenten) waarvoor beslissend is de situatie ten tijde van de aanvang van de gestelde inbreuk.[5] Ten tijde van de gestelde inbreuk moet de uiterlijke verschijningsvorm van het product van eiser een eigen plaats in de markt innemen.

 Wat oordeelt de Hoge Raad?          

Wat waren de feiten? Een producent van een sieradenlijn verwijt een concurrent dat deze een sieradenlijn exploiteert die aangemerkt kan worden als een onrechtmatige slaafse nabootsing van haar eigen sieradenlijn. Zowel de rechtbank als het Hof komen tot het oordeel dat er geen sprake is van slaafse nabootsing aangezien eiser niet heeft aangetoond dat haar sieradenlijn een eigen plaats in de markt heeft.

Eiser legt haar vraag vervolgens voor aan de Hoge Raad[6] die ten aanzien van het eigen gezicht op de markt overweegt dat eerst het Umfeld in beeld moet worden gebracht waarbij vervolgens gelet moet worden op de mate van onderscheidend vermogen ten opzichte van gelijksoortige producten in de desbetreffende markt. De aard en hoeveelheid van de gelijksoortige producten op de betreffende markt spelen een rol. Dit vergt dus een andere beoordeling in geval van bijvoorbeeld pennen (relatief goedkoop product met veel gelijksoortige producten) en drones (relatief duurder product en minder vergelijkbare producten op de markt). Daarnaast introduceert de Hoge Raad[7] de regel dat als een rechthebbende niet voldoende doet om ‘namaak’ van concurrenten van de markt te verwijderen het eigen gezicht van een product kan afnemen (‘verwateren’) en daarmee het recht om op te treden tegen nodeloze verwarring verloren kan gaan. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval geldt er dus een vergaande of minder vergaande verplichting om handhavend op te treden (denk bijvoorbeeld aan het verzenden van sommatiebrieven tot aan gerechtelijke procedures) tegen concurrenten die nabootsingen op de markt brengen.

Conclusie

Hoewel een beroep op slaafse nabootsing in het onderhavige geval niet opgaat, lijkt er wel een tendens waarneembaar waarbij steeds vaker met succes een beroep wordt gedaan op het leerstuk van de slaafse nabootsing. Zeker in gevallen dat een intellectueel eigendomsrecht geen of niet langer bescherming biedt, kan het leerstuk aanvullende bescherming bieden. Daartoe is het van belang om bewust te zijn op welke productmarkt je actief bent, te weten wie je concurrenten zijn en of je wel voldoende handhavend optreedt tegen concurrenten die (nodeloos) verwarring wekken. De antwoorden op deze vragen zijn belang voor een succesvol beroep op het leerstuk van de slaafse nabootsing.

[1] Rb Den Haag 8 oktober 2014, IEF 14264 (Nickelson/Cool Cat); Hof Arnhem-Leeuwarden 24 november 2015, (All Round/Simstars); Rb. Den Haag 26 april 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:4379, r.o. 5.7 tot en met 5.20.

[2] Hoge Raad 26 juni 1953, NJ 1954/90 (Hyster Karry Kane).

[3] HR 8 januari 1960, NJ 1960 /415 (Scrabble), HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, NJ 2011/302 (Lego).

[4] Chielen e.a.’Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht’, Kluwer: Deventer, 2017, p. 654 t/m 657.

[5] Rb Den Haag 8 oktober 2014, IEF 14264 (Nickelson/Cool Cat); Hof Arnhem-Leeuwarden 24 november 2015, (All Round/Simstars).

[6] R.o. 3.4.2 Van verwarring ten aanzien van een nagebootst product kan eerst sprake zijn indien dat product een ‘eigen gezicht’ heeft op de relevante markt, dat wil zeggen: zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt (ook wel ‘het Umfeld’ genoemd). De mate waarin dat product zich dient te onderscheiden van die gelijksoortige producten om bij het verschijnen van nabootsingen ervan een gevaar voor verwarring te kunnen doen ontstaan, hangt onder meer af van de aard en de hoeveelheid gelijksoortige producten die zich op dat moment op de desbetreffende markt bevinden.”

[7] R.o. 3.4.3 Het eigen gezicht van een product kan afnemen, en zelfs verdwijnen (‘verwateren’) naarmate meer soortgelijke producten op de markt verschijnen en zich handhaven. Voor zover het gaat om slaafse nabootsingen van het product kan van de partij die dit product op de markt brengt, onder omstandigheden dan ook worden gevergd dat zij zich de nodige inspanningen getroost om deze nabootsingen van de markt te weren, teneinde haar product het eigen gezicht op de markt te doen behouden. Het hangt van de omstandigheden van het geval af welke mate van inspanning van de betrokken partij kan worden gevergd. Evenwel kan over het algemeen niet van deze partij worden verlangd dat zij alle concurrenten die nabootsingen op de markt brengen tegelijk en zonder onderscheid aanpakt, ongeacht bijvoorbeeld hun marktaandeel (vgl. HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3307 (The Pirate Bay)).”