Na een lang en intensief lobby- en wetgevingstraject, is op 17 mei 2019 de nieuwe DSM-Richtlijn gepubliceerd. Doel van deze richtlijn is het auteursrecht te moderniseren en aan te passen aan de zogeheten “digitale eengemaakte markt” (de “digital single market”, ofwel DSM).

Eén van de meest omstreden bepalingen van de nieuwe richtlijn is artikel 17 (in het voorstel artikel 13). Dit artikel introduceert een “uploadfilter” voor zogenaamde “aanbieders van een onlinedienst voor het delen van content”.

De DSM-richtlijn moet uiterlijk 7 juni 2021 in Nederlands recht zijn omgezet. Inmiddels is daarvoor een concept wetsvoorstel gepubliceerd. In het wetsvoorstel, waarover tot 2 september a.s. een consultatie loopt, is gekozen voor de wat behapbaardere term “platformaanbieder”.

Wat houdt artikel 17 precies in? En belangrijker: wie moet er precies aan voldoen?

Artikel 17

De achtergrond van artikel 17 is de zogeheten “value gap”: de gedachte dat de grote techplatforms, zoals YouTube en Facebook, veel (advertentie)inkomsten genereren met auteursrechtelijk beschermde werken die door hun gebruikers zijn geplaatst terwijl de rechthebbenden daarvan te weinig profiteren.

Artikel 17 moet deze mismatch – de “value gap” – dichten, door de techplatforms te dwingen om een deel van hun inkomsten te delen met rechthebbenden óf te filteren op auteursrechtelijk beschermde werken.

Het artikel bepaalt dat “aanbieders van onlinediensten voor het delen van content” een handeling van mededeling aan het publiek verrichten. Dat het de gebruikers zijn die werken uploaden, doet hier niet aan af. Dit betekent dat de platforms toestemming – een licentie – moeten krijgen van de rechthebbenden. Hebben zij geen toestemming, dan plegen ze auteursrechtinbreuk.

Aangezien de aanbieders op voorhand niet weten (en ook niet kunnen weten) wat voor materiaal hun gebruikers zullen plaatsen, zal het in veel gevallen niet mogelijk zijn om vooraf toestemming te verkrijgen. Voor die situatie introduceert het artikel een aantal (zware) inspanningsverplichtingen.

Wanneer de dienstverleners geen toestemming hebben, moeten zij alles in het werk stellen om:

1. die toestemming wel te krijgen; en
2. te voorkomen dat niet-toegestane werken, zoals geïdentificeerd door rechthebbenden, beschikbaar zijn (uploadfilter); en
3. na ontvangst van een melding, prompt optreden om specifieke niet-toegestane werken te verwijderen en toekomstige uploads daarvan te voorkomen (notice-and-staydown).

Wat zijn “platformaanbieders”?

Artikel 17 is van toepassing op zogenaamde “aanbieders van een onlinedienst voor het delen van content”. In het Nederlandse implementatievoorstel is gekozen voor de term “platformaanbieders”.

De definitie in de richtlijn is vrij ruim. Volgens artikel 2 lid 6 van de DSM-Richtlijn gaat het om “een aanbieder van een dienst van de informatiemaatschappij die als belangrijkste of een van de belangrijkste doelstellingen heeft een grote hoeveelheid door de gebruikers van de dienst geüploade auteursrechtelijk beschermde werken of andere beschermde materialen op te slaan en toegankelijk te maken voor het publiek, waarbij hij deze werken en materialen ordent en promoot met een winstoogmerk.”

Om te kwalificeren als platformaanbieder, moet een dienstverlener aan alle elementen van de definitie voldoen. Diensten zonder winstoogmerk, of met een andere (hoofd)doelstelling dan het uploaden van content, vallen er dus niet onder. Ook diensten die geen “grote” hoeveelheid auteursrechtelijk beschermde content opslaan, vallen erbuiten.

Een aantal diensten zijn nadrukkelijk uitgesloten van de definitie, namelijk:

• online-encyclopedieën zonder winstoogmerk;
• onderwijs- of wetenschappelijke gegevensbanken zonder winstoogmerk;
• platforms voor het ontwikkelen en delen van opensourcesoftware;
• aanbieders van elektronische communicatiediensten (internettoegang, interpersoonlijke communicatie en transmissiediensten);
• online marktplaatsen;
• business-to-business clouddiensten en clouddiensten waarmee gebruikers content kunnen uploaden voor eigen gebruik.

Concurrentie

De verschillende elementen van de definitie zijn tamelijk open geformuleerd en vaag. Wanneer is het opslaan van grote hoeveelheden content de belangrijkste of één van de belangrijkste doelstellingen? Hoeveel is een “grote hoeveelheid” precies? Waar ligt de grens? De praktijk – en zonder twijfel ook de rechtspraak – zal moeten uitwijzen hoe de verschillende elementen geïnterpreteerd worden.

Een belangrijke nuancering is echter opgenomen in overweging 62 bij de DSM-richtlijn. Daaruit blijkt namelijk dat de definitie uitsluitend gericht is op “onlinediensten die een belangrijke rol spelen op de markt voor online-content door te concurreren met andere online-contentdiensten, zoals online audio-en videostreamingdiensten, om hetzelfde publiek”.

Het moet dus gaat om platforms die een dominante positie in de markt innemen, die grote hoeveelheden auteursrechtelijk beschermd materiaal toegankelijk maken, en die concurreren met bestaande online-contentdiensten.

Het artikel is geschreven met de Amerikaanse techgiganten in het achterhoofd. De YouTubes en Facebooks van deze wereld. Dat zijn immers het type diensten die concurreren met andere online streamingdiensten, zoals Netflix en Spotify. Dat dit primair de dienstverleners zijn die de Uniewetgever in gedachten had, blijkt ook duidelijk uit de documenten bij het oorspronkelijke richtlijnvoorstel van de Europese Commissie. Daarin worden YouTube, Daily Motion, Vimeo, SoundCloud, en Pinterest als voorbeelden genoemd.

Dat het moet gaan om met audio- en videostreamingdiensten concurrerende diensten, is een zeer belangrijke nuance, die helpt bij het afbakenen van de partijen die aan de licentie- en filterverplichting moeten voldoen. Het moet gaat om diensten die gericht zijn op het beschikbaar stellen van content aan het publiek. Daarvan lijkt pas sprake als via de dienst bewegende (video)beelden en/of muziek kan worden waargenomen.

Het is de vraag welke andere dienstverleners dan Facebook, YouTube, Vimeo en Daily Motion zullen kwalificeren als “platformaanbieder”. Terughoudendheid lijkt op zijn plaats, want de impact van artikel 17 op de informatievrijheid en de vrijheid van ondernemerschap is groot. Niet voor niets had artikel 17 zoveel tegenstanders. YouTube, Dailymotion, Vimeo en SoundCloud hebben miljoenen moeten investeren in dure filtertechnologieën. Dat soort investeringen zijn voor de meeste dienstverleners simpelweg niet haalbaar.

Wat als een dienst niet onder artikel 17 valt?

Diensten die niet kwalificeren als “platformaanbieder”, vallen onder het bestaande juridisch kader. Dat blijkt uit overweging 64 en 65 en artikel 17 lid 3 van de DSM-Richtlijn. Buiten de situatie van artikel 17 om, blijft het bestaande aansprakelijkheidsregime voor hostingproviders, neergelegd in artikel 14 van de Richtlijn elektronische handel, onverkort gelden.

Dat betekent dat voor diensten die niet onder artikel 17 vallen, op basis van de bestaande regels van artikel 3 Auteursrechtrichtlijn en artikel 14 van de Richtlijn elektronische handel moet worden bepaald in hoeverre ze aansprakelijk zijn.

Conclusie

Het al dan niet zijn van een “platformaanbieder” heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering. Het is het verschil tussen wel of niet aan artikel 17 DSM-Richtlijn moeten voldoen, tussen wel en niet filteren. Het is daarom belangrijk om de verschillende elementen van de definitie langs te lopen en te kijken in hoeverre je daaraan voldoet.

De Europese Commissie gaat nog richtsnoeren opstellen over de  toepassing van artikel 17. Hopelijk geven die richtsnoeren iets meer duidelijkheid dan de huidige – tamelijke vage en open – normen.

Kun je als auteur nog wel opzeggen in geval van non-usus?

De Hoge Raad[1] heeft zich recentelijk uitgesproken onder welke omstandigheden het voor een auteur mogelijk is om een exploitatieovereenkomst met een uitgever op te zeggen. Het betrof in dit geval de popgroep Golden Earring die haar muziekuitgave overeenkomst met haar publisher (‘Nanada ’) wenste te beëindigen. De Hoge Raad lijkt bestaande rechtspraak op het gebied van de opzegbaarheid van duurovereenkomsten te herhalen. Echter, zij knoopt wel voor de eerste maal aan bij het op 1 juli 2015 in werking getreden wet auteurscontractenrecht[2] en dan in het bijzonder de non-usus bepaling.[3]

Feiten

De Golden Earring is een Nederlandse popgroep die verschillen muziekuitgavecontracten met Nanada heeft gesloten in de periode 1971 tot en met 1991. In 2010 heeft de advocaat van Golden Earring aan Nanada bericht dat kort gezegd alle bestaande muziekuitgavecontracten buitengerechtelijk worden ontbonden. Nanada ging daarmee niet akkoord en heeft een gerechtelijke procedure aanhangig gemaakt om de buitengerechtelijke ontbinding aan een rechterlijk oordeel te onderwerpen.

Lagere rechtspraak

De rechtbank[4] oordeelt dat de Golden Earring de uitgave overeenkomsten rechtsgeldig heeft ontbonden aangezien Nanada de op haar rustende doorlopende promotie- en exploitatie-inspanningen ten behoeve van de muziekwerken van Golden Earring niet naar behoren zou hebben verricht. Het Hof[5] komt echter tot het oordeel dat de buitengerechtelijke ontbinding van de muziekuitgave overeenkomsten niet gerechtvaardigd was. Echter, het Hof is van oordeel dat de opzegging van de muziek uitgave overeenkomsten, ondanks het ontbreken van een tussentijdse opzeggingsmogelijkheid in de overeenkomst, wel rechtsgeldig was en per onmiddellijke ingang beëindigd mochten worden.[6]
Hoge Raad

Nanada laat het hier niet bij zitten en legt het oordeel van het Hof ter toetsing voor aan de Hoge Raad. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het Hof en stelt kort gezegd het volgende vast.

• (r.o. 5.2.1) Hoewel ten tijde van het wijzen van het arrest door het Hof Amsterdam de tekst van het auteurscontractenrecht nog niet was vastgesteld, dient bij de beoordeling van de onderhavige zaak wel aansluiting te worden gezocht bij de wet auteurscontractenrecht.
• (r.o. 5.2.2) Auteursovereenkomsten die voor de duur van het auteursecht (70 jaren na de dood van de maker) gelden, worden gelet op het onbepaalde karakter daarvan, geacht te zijn aangegaan voor onbepaald tijd.
• (r.o. 5.3.1 t/m 5.3.2) Een voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomst is in beginsel opzegbaar. Wel kan zodanige overeenkomst naar de bedoeling van partijen niet-opzegbaar zijn.[7] Een overdracht van de auteursrechten aan de publisher leidt er niet toe dat partijen de auteursovereenkomst niet opzegbaar willen hebben maken. De retro-overdracht kan voortvloeien uit de redelijkheid en billijkheid ex. art. 6:248 lid 1 BW.
• (r.o. 5.5.1 t/m 5.5.5) Eisen van redelijkheid en billijkheid brengen met dat gelet op de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval opzegging slechts mogelijk is indien daardoor een zwaarwegende grond bestaat.[8] De Hoge Raad knoopt daarvoor aan bij het auteurscontractenrecht dat voorziet in een non-ususregeling die in art. 25^e Aw is neergelegd . In 25e Aw. is een procedure beschreven die kort gezegd bepaalt dat de maker van een werk een exploitatieovereenkomst geheel of gedeeltelijk kan ontbinden indien het werk onvoldoende zou zijn geëxploiteerd door de exploitant. De bevoegdheid tot ontbinding ontstaat pas nadat de maker de exploitant een redelijke termijn heeft gegund om het werk alsnog in voldoende mate te exploiteren en exploitatie uitblijft binnen deze termijn uitblijft. De ontbinding leidt tot de verplichting voor retro-overdracht van de auteursrechten door de exploitant. De Hoge Raad verwijst daarbij nog naar de wetgeschiedenis[9] van de Wet auteurscontractenrecht waaruit volgt dat bewust is afgezien van een periodiek opzegrecht voor de maker. Een dergelijk opzegrecht zou tot teveel rechtsonzekerheid leiden voor exploitanten en dat zou er weer toe kunnen leiden dat exploitanten geen risico’s meer nemen. De Hoge Raad voegt daar nog aan toe dat hetzelfde resultaat bereikt kan worden via de non-usus regel.
• (r.o. 5.5.4) Het auteurscontractenrecht was strictly speaking niet van toepassing ten tijde van het arrest van het Hof, maar deze zaak moet “toch in het licht van de uit de totstandkomingsgeschiedenis blijkende maatschappelijke opvattingen worden aanvaard dat, gelet op de aard en strekking van een exploitatieovereenkomst als de onderhavige, voor opzegging daarvan in beginsel een voldoende zwaarwegende grond nodig is.” De Hoge Raad voegt daar aan toe dat opzegging van een exploitatieovereenkomst wenselijk kan worden geacht naarmate een exploitatieovereenkomst langer heeft geduurd en investeringen kunnen zijn terugverdiend. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan de rechter tot het oordeel komen dat geen zwaarwegende grond nodig was voor de opzegging.

De Hoge Raad vernietigt het arrest van het Hof aangezien in haar arrest is vermeld dat voor opzegging geen grond nodig was en dit in het geheel niet heeft gemotiveerd.

Conclusie

De Hoge Raad verwijst de zaak naar het Hof Den Haag die opnieuw dient te oordelen metinachtneming van het oordeel van de Hoge Raad. De Hoge Raad geeft het Hof wel de argumenten mee (lange duur exploitatieovereenkomst en inmiddels terugverdiende investeringen) waarmee zij tot een gemotiveerd arrest kan komen dat in het concrete geval zelfs geen (zwaarwegende) opzeggingsgrond aanwezig hoefde te zijn. Echter, de situatie doet zich hier voor dat het Hof Den Haag met inachtneming van de inmiddels in werking getreden Wet auteurscontractenrecht tot een oordeel moet komen en daarbij aansluiting zal moeten zoeken bij de non-usus bepaling van art. 25e Aw.

Mijn inziens betekent dit dat het Hof in het onderhavige geval waarbij onvoldoende exploitatie aan de uitgever wordt verweten, zal moeten kijken naar de non-usus bepaling van art. 25^e Aw. Uit de wetsgeschiedenis van de Wet auteurscontractenrecht volgt op verschillende plaatsen dat expliciet is gekozen voor een specifieke ontbindingsprocedure, en is afgezien van een wettelijk opzeggingsrecht, voor de auteur in het geval van onvoldoende exploitatie door de exploitant, zoals de Hoge Raad zelf ook heeft aangevoerd in haar arrest.[10] Uit de wetsgeschiedenis volgt verder dat het partijen wel vrijstaat om contractueel tussentijdse opzegging van de exploitatieovereenkomst mogelijk te maken. Daaruit maak ik op dat de route voor de auteur is om contractueel tussentijdse opzegging in geval van onvoldoende exploitatie af te spreken en bij gebreke van een dergelijke afspraak, de exploitatieovereenkomst te ontbinden conform art. 25e Aw. Bij gebreke van een contractueel opzeggingsrecht voor de auteur, zal opzegging van de exploitatieovereenkomst wegens onvoldoende exploitatie mijn inziens niet meer mogelijk zijn. Immers, als de auteur zich alsnog op opzegging kan beroepen, dan lijkt de ontbindingsprocedure van art. 25 e Aw zinloos en kan de auteur beter een beroep doen op onmiddellijke beëindiging.

Hieruit volgt mijn inziens dat het Hof bij het beoordelen of er sprake was van een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging van de exploitatie overeenkomst geen acht mag slaan op de omstandigheid of de exploitant de werken voldoende heeft geëxploiteerd. De vraag die dan nog wel voorligt is of het Hof van mening is of er, mede gelet op de omstandigheden van het geval, een (zwaarwegende) opzeggingsgrond aanwezig moet zijn. Zo ja, wat die zwaarwegende opzeggingsgrond dan kan zijn. Daarvoor moeten we nog helaas even wachten op het arrest van het Hof.

[1] HR, 7 juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2015:1201 (Golden Earring / Nanada).

[2] Stb. 2015, 258. Wet auteurscontractenrecht.

[3] De non usus bepaling zoals neergelegd in art. 25^e Auteurswet bepaalt dat; ‘1. De maker kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de wederpartij het auteursrecht op het werk niet binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst in voldoende mate exploiteert of, na het aanvankelijk verrichten van exploitatiehandelingen, het auteursrecht niet langer in voldoende mate exploiteert. De voorgaande zin is niet van toepassing indien het aan de maker is toe te rekenen dat het auteursrecht binnen de termijn niet in voldoende mate wordt geëxploiteerd of indien de wederpartij een zodanig zwaarwichtig belang heeft bij instandhouding van de overeenkomst dat het belang van de maker daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

2. Indien het auteursrecht aan meerdere makers toebehoort en de bijdrage van de maker geen scheidbaar werk vormt, kan de maker de overeenkomst alleen ontbinden met instemming van de andere makers. Indien een maker zijn instemming onthoudt en de overige makers hierdoor onevenredig worden benadeeld, kan de ontbinding van de overeenkomst uitsluitend in rechte geschieden.
3. Voorzover exploitatie door de wederpartij niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst pas nadat de maker aan de wederpartij schriftelijk een redelijke termijn heeft gegund het werk alsnog in voldoende mate te exploiteren en exploitatie binnen deze termijn uitblijft.
4. Op verzoek van de maker verstrekt de wederpartij voor het verstrijken van de termijn bedoeld in het derde lid hem een schriftelijke opgave van de omvang van de exploitatie.
5. In overeenstemming met artikel 6:267 BW vindt ontbinding van de overeenkomst plaats door een schriftelijke verklaring van de maker aan de wederpartij. Op vordering van de maker kan de ontbinding van de overeenkomst ook door de rechter worden uitgesproken.
6. Indien het auteursrecht door de wederpartij van de maker is overgedragen aan een derde, kan de maker zijn uit de ontbinding voortvloeiende rechten ook tegen deze derde geldend maken, nadat hij deze zo spoedig mogelijk schriftelijk van de ontbinding mededeling heeft gedaan.
7. Indien de wederpartij of de derde niet binnen een hem gestelde redelijke termijn tot teruglevering van het auteursrecht overgaat, kan de rechter op vordering van de maker een in de gegeven omstandigheden redelijk bedrag vaststellen dat de wederpartij dan wel de derde aan de maker dient te vergoeden, naast de mogelijk aan de maker verschuldigde schadevergoeding.”

[4] Rb. Amsterdam, 4 september 2013, ECLI:NL;RBAMS;2013:5971., r.o. 2.14.

[5] Hof Amsterdam, 7 april 2015, ECLI:NLGHAMS:2015:1201., r.0. 3.10.

[6] Hof Amsterdam, 7 april 2015, ECLI:NLGHAMS:2015:1201 r.0. 3.10;

[7] HR 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:660.

[8] HR 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ9854.

[9] Kamerstukken II, 2011-2012, 33 308, nr. 3, p. 6-7.

[10] Kamerstukken II, 2011-2012, 33 308, nr. 3 p. 6-7; “Er is besloten geen periodiek opzegrecht in te voeren omdat gevreesd wordt dat de onzekerheid die gepaard gaat met een opzegrecht ertoe zal leiden dat exploitanten minder risico’s wensen te nemen en de maatregel dus diep zou ingrijpen in het investeringsklimaat…” en “Met de Commissie Auteursrecht is de regering van mening dat het voorgestane resultaat evenzeer kan worden bereikt door nadere uitwerking van de non usus-regel…Het is aan de sector om nadere invulling te geven aan de algemene regeling, bijvoorbeeld door modelcontracten op te stellen. In een modelcontract kan overigens prima een bepaling worden opgenomen dat een overeenkomst na ommekomst van een bepaalde periode door partijen kan worden beëindigd. Hiervoor is geen ingrijpen van de wetgever noodzakelijk.” Nota van Toelichting naar aanleiding van het verslag; “Bij de non usus bepaling van artikel 25e heeft het Platform Makers onder meer gesuggereerd om van het ontbindingsrecht een opzeggingsrecht te maken. Dit is niet overgenomen nu de non usus voortbouwt op het in het algemene overeenkomstenrecht bestaande grond voor ontbinding van een overeenkomst, te weten de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Ontbinding past derhalve beter in het wettelijke systeem.”

Het uiterlijk van producten, zoals bijvoorbeeld het ontwerp van een ketting, kan beschermd worden door het auteursrecht. Daarbij geldt dan wel dat de vormgeving het resultaat moet zijn van creatieve keuzes van de ontwerper en moet deze een voldoende oorspronkelijk karakter hebben. Verder biedt het (zowel het geregistreerde als niet-geregistreerde) modellenrecht bescherming tegen het ongeautoriseerd overnemen van het twee- of driedimensionale uiterlijk van een tekening of model van de ketting voor zover de tekening of het model nieuw is en een eigen karakter heeft. Daarnaast biedt het merkenrecht in beperkte mate aanvullende bescherming voor vormen van een ketting als gedeponeerd vormmerk, indien sprake is van waarneembaarheid van het merk en van een voldoende onderscheidend vermogen. Indien geen van bovengenoemde intellectuele eigendomsrechten bescherming biedt, zou aanvullend een beroep op onrechtmatige daad (slaafse nabootsing)  kunnen worden gedaan. De slaafse nabootsingsleer wordt de afgelopen jaren in rechtspraak steeds vaker met succes aangevoerd.[1] Recentelijk heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin zij de slaafse nabootsingsleer nader uiteenzet.

Wat is de leer van de slaafse nabootsing?

De slaafse nabootsingsleer zoals door de Hoge Raad voor de eerste maal is geïntroduceerd in het arrest Hyster Karry Krane[2] biedt via de weg van de onrechtmatige daad bescherming tegen nabootsing van het uiterlijk van producten waarbij men, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan. Daarbij moet dan ook nog door dit nalaten nodeloos verwarring worden gesticht. De slaafse nabootsingsleer vindt haar beperking in het recht op vrije mededinging dat met zich meebrengt dat het een concurrent in beginsel vrij staat om voort te borduren op resultaten van inspanning, inzicht of kennis van een concurrent zelfs als daardoor tussen het product en het nagebootste product verwarring bij het publiek mocht kunnen ontstaan. Op de nabootsende concurrent rust evenwel de verplichting om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of wordt vergroot.[3]

 Hoe beoordeel je of er sprake is van nodeloos verwarringsgevaar?

Nodeloos verwarringsgevaar omvat zowel direct ( producten van twee ondernemingen worden door elkaar gehaald) als indirect verwarringsgevaar ( publiek denkt dat producten van dezelfde onderneming zijn). De totaalindruk (overeenstemmende en afwijkende elementen) van beide producten moet met elkaar worden vergeleken en er moet rekening worden gehouden met de deskundigheid (doorsnee consument of professional) van het publiek dat in aanraking komt met de producten.[4]

Verder zal diegene die een beroep doet op de slaafse nabootsingsleer moeten kunnen aantonen dat zijn product onderscheidend vermogen heeft. Dat wil zeggen of het product een eigen plaats heeft in de markt (ook wel het Umfeld, in geval van een ketting wil dat zeggen of sprake is van voldoende onderscheidend vermogen ten opzichte van reeds bestaande kettingen van concurrenten) waarvoor beslissend is de situatie ten tijde van de aanvang van de gestelde inbreuk.[5] Ten tijde van de gestelde inbreuk moet de uiterlijke verschijningsvorm van het product van eiser een eigen plaats in de markt innemen.

 Wat oordeelt de Hoge Raad?          

Wat waren de feiten? Een producent van een sieradenlijn verwijt een concurrent dat deze een sieradenlijn exploiteert die aangemerkt kan worden als een onrechtmatige slaafse nabootsing van haar eigen sieradenlijn. Zowel de rechtbank als het Hof komen tot het oordeel dat er geen sprake is van slaafse nabootsing aangezien eiser niet heeft aangetoond dat haar sieradenlijn een eigen plaats in de markt heeft.

Eiser legt haar vraag vervolgens voor aan de Hoge Raad[6] die ten aanzien van het eigen gezicht op de markt overweegt dat eerst het Umfeld in beeld moet worden gebracht waarbij vervolgens gelet moet worden op de mate van onderscheidend vermogen ten opzichte van gelijksoortige producten in de desbetreffende markt. De aard en hoeveelheid van de gelijksoortige producten op de betreffende markt spelen een rol. Dit vergt dus een andere beoordeling in geval van bijvoorbeeld pennen (relatief goedkoop product met veel gelijksoortige producten) en drones (relatief duurder product en minder vergelijkbare producten op de markt). Daarnaast introduceert de Hoge Raad[7] de regel dat als een rechthebbende niet voldoende doet om ‘namaak’ van concurrenten van de markt te verwijderen het eigen gezicht van een product kan afnemen (‘verwateren’) en daarmee het recht om op te treden tegen nodeloze verwarring verloren kan gaan. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval geldt er dus een vergaande of minder vergaande verplichting om handhavend op te treden (denk bijvoorbeeld aan het verzenden van sommatiebrieven tot aan gerechtelijke procedures) tegen concurrenten die nabootsingen op de markt brengen.

Conclusie

Hoewel een beroep op slaafse nabootsing in het onderhavige geval niet opgaat, lijkt er wel een tendens waarneembaar waarbij steeds vaker met succes een beroep wordt gedaan op het leerstuk van de slaafse nabootsing. Zeker in gevallen dat een intellectueel eigendomsrecht geen of niet langer bescherming biedt, kan het leerstuk aanvullende bescherming bieden. Daartoe is het van belang om bewust te zijn op welke productmarkt je actief bent, te weten wie je concurrenten zijn en of je wel voldoende handhavend optreedt tegen concurrenten die (nodeloos) verwarring wekken. De antwoorden op deze vragen zijn belang voor een succesvol beroep op het leerstuk van de slaafse nabootsing.

[1] Rb Den Haag 8 oktober 2014, IEF 14264 (Nickelson/Cool Cat); Hof Arnhem-Leeuwarden 24 november 2015, (All Round/Simstars); Rb. Den Haag 26 april 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:4379, r.o. 5.7 tot en met 5.20.

[2] Hoge Raad 26 juni 1953, NJ 1954/90 (Hyster Karry Kane).

[3] HR 8 januari 1960, NJ 1960 /415 (Scrabble), HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, NJ 2011/302 (Lego).

[4] Chielen e.a.’Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht’, Kluwer: Deventer, 2017, p. 654 t/m 657.

[5] Rb Den Haag 8 oktober 2014, IEF 14264 (Nickelson/Cool Cat); Hof Arnhem-Leeuwarden 24 november 2015, (All Round/Simstars).

[6] R.o. 3.4.2 Van verwarring ten aanzien van een nagebootst product kan eerst sprake zijn indien dat product een ‘eigen gezicht’ heeft op de relevante markt, dat wil zeggen: zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt (ook wel ‘het Umfeld’ genoemd). De mate waarin dat product zich dient te onderscheiden van die gelijksoortige producten om bij het verschijnen van nabootsingen ervan een gevaar voor verwarring te kunnen doen ontstaan, hangt onder meer af van de aard en de hoeveelheid gelijksoortige producten die zich op dat moment op de desbetreffende markt bevinden.”

[7] R.o. 3.4.3 Het eigen gezicht van een product kan afnemen, en zelfs verdwijnen (‘verwateren’) naarmate meer soortgelijke producten op de markt verschijnen en zich handhaven. Voor zover het gaat om slaafse nabootsingen van het product kan van de partij die dit product op de markt brengt, onder omstandigheden dan ook worden gevergd dat zij zich de nodige inspanningen getroost om deze nabootsingen van de markt te weren, teneinde haar product het eigen gezicht op de markt te doen behouden. Het hangt van de omstandigheden van het geval af welke mate van inspanning van de betrokken partij kan worden gevergd. Evenwel kan over het algemeen niet van deze partij worden verlangd dat zij alle concurrenten die nabootsingen op de markt brengen tegelijk en zonder onderscheid aanpakt, ongeacht bijvoorbeeld hun marktaandeel (vgl. HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3307 (The Pirate Bay)).”

Persoonlijkheidsrechten

Naast de openbaarmakings- en verveelvoudigingsrechten, die tezamen ook wel exploitatierechten worden genoemd, heeft de auteur ook persoonlijkheidsrechten. De persoonlijkheidsrechten hangen nauw samen met de persoonlijke band tussen de auteur en zijn werk bestaat. De persoonlijkheidsrechten worden geregeld in art. 25 Auteurswet en nadere uitleg kan hier worden gevonden. Een belangrijk aspect van persoonlijkheidsrechten is dat deze rechten niet overdraagbaar zijn, maar bij de auteur blijven berusten.

Persoonlijkheidsrecht: Droit au respect

Het persoonlijkheidsrecht, zoals de Fransen het noemen; het droit au respect, is het recht van de auteur om zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de auteur of aan zijn waarde in de hoedanigheid. Dit recht is neergelegd in art. 25 lid 1 sub d Aw. Bij een beroep dit artikel komt de nadruk te liggen op het element van nadeel aan de naam of de eer van de auteur of aan zijn waarde in die hoedanigheid.[1] Uit art. 25 lid 2 sub d Aw. volgt dat geen afstand van dit persoonlijkheidsrecht worden gedaan door de auteursrechthebbende.

Bijsnijden foto is verminking

Recentelijk heeft de rechtbank Rotterdam[2] een vonnis gewezen waarin zij heeft geoordeeld dat het bijsnijden van een foto onder omstandigheden aangemerkt kan worden als inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van de auteur. In het onderhavige geval betrof het een foto van een spaarpot die zonder toestemming van de auteursrechthebbende op een website is afgebeeld en die was bijgesneden. De rechtbank stelt vast dat;

 “het openbaren van de foto zonder toestemming van de rechthebbende een auteursrechtinbreuk oplevert. In aanvulling daarop overweegt de rechtbank dat bij fotografie de plaatsing van het afgebeelde object binnen het kader echt een van de (essentiële) middelen is waarmee een fotograaf zijn persoonlijk stempel op de foto kan drukken.” [3]

Het bijsnijden van een foto ten behoeve van de publicatie op een website levert daarom naar oordeel van de kantonrechter een ‘verminking’ van het origineel op. De rechter stelt vast dat schending van het persoonlijkheidsrecht leidt tot een schadevergoedingsplicht van de inbreukmakende partij.

Conclusie

Voor openbaarmaking en verveelvoudiging van auteursrechtelijk beschermde werken is altijd toestemming vereist van de auteursrechthebbende, behoudens het geval dat een auteursrechtelijke beperking van kracht is. Uit voornoemde vonnis van de rechtbank Rotterdam volgt maar weer dat de auteur, ongeacht of de auteursrechthebbende zijn rechten heeft overgedragen of slecht een licentie heeft gegeven, zich kan verzetten tegen verminking van zijn werk. Daarom is het aan te raden om met de auteursrechthebbende overeen te komen dat het toegestaan is om het werk zodanig te bewerken dat het aansluit bij het gebruik dat wordt beoogd. Bijvoorbeeld door overeen te komen dat een foto bijgesneden kan worden zodat de foto gepubliceerd kan worden op een website.

De advocaten van bureau Brandeis zijn gespecialiseerd in het opstellen, redigeren en beoordelen van auteurscontracten en helpen u graag verder.

[1] Spoor, Verkade en Visser,’ Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht’, Kluwer: Deventer, 2005, p. 373.

[2] Ktr. Rb. Rotterdam 13 januari 2017, 4987421 \ CV EXPL 16-16380.

[3] Ktr. Rb. Rotterdam 13 januari 2017, 4987421 \ CV EXPL 16-16380, r.o. 5.5.