In een vorige rubriek heb ik aandacht besteed aan het opkopen van producten, die daarna door de parallelhandelaar gewijzigd worden. In deze rubriek aandacht voor het opkopen van producten, die daarna door de parallelhandelaar gereviseerd worden. Dit naar aanleiding van een recent vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.[1]

De feiten

Multivac is een wereldwijd opererende fabrikant van verpakkingsoplossingen voor allerlei soorten producten, waaronder levensmiddelen. Tot het assortiment van Multivac behoren verpakkingsmachines, waaronder de zogenoemde dieptrekautomaten, die gebruikt worden voor bijvoorbeeld de plastic verpakkingen van kaas en vleeswaren. Met deze machines (hierna: Multivac-machines) worden (doorgaans) een of meer doorzichtige bakjes van kunststof folie in een verwarmde mal tot het gewenste formaat gevormd, waarna deze handmatig op de machine worden gevuld. Vervolgens worden deze bakjes gevacumeerd en/of begast en wordt het (dunnere) bovenfolie op het (dikkere) onderfolie geseald, waarna de bakjes in een lossnijinrichting van elkaar worden losgesneden. De Multivac-machines zijn uitgerust met onder meer beschermkappen en (veiligheids)sensoren, welke sensoren zijn aangesloten op printplaten. Die printplaten geven signalen door aan het besturingssysteem van de machine. De Multivac-machines worden in de regel naar de wens van de klant afgesteld voor wat betreft onder meer het aantal bakjes en de afmetingen daarvan. De bediening van de machines vindt plaats door middel van een touchscreen die de grafische gebruikersomgeving (hierna: GUI) van Multivac met bedieningsmogelijkheden weergeeft zodra de Multivac-software is opgestart. In de GUI wordt de naam van Multivac getoond.

MK Gilze houdt zich bezig met het aankopen, reviseren en verkopen van gebruikte Multivac-machines en het plegen van onderhoud daaraan. De tweedehands Multivac-machines worden door MK Gilze ontmanteld, schoongemaakt en opnieuw opgebouwd, waarbij slijtonderdelen zo nodig worden vervangen. Daarnaast stemt MK Gilze de tweedehands Multivac-machines af op de specifieke wensen van haar klant. Hiertoe doet zij afhankelijk van die wensen aanpassingen aan onder meer de mallen waarin de bakjes worden gevormd, de lossnijinrichting en/of de lengte van de machine (zodat een andere hoeveelheid bakjes en/of bakjes met andere afmetingen kunnen worden gemaakt en gevuld), waarbij de passende modules in de Multivac-software dienen te zijn geactiveerd. Na revisie wordt in het opstartscherm van de IPC, tijdens het opstarten van Microsoft en voordat de Multivac-software is opgestart, de naam MK Gilze getoond. MK Gilze voorziet de door haar gereviseerde machines van een sticker met haar naam en de revisiedatum. Die sticker plaatst zij op de machines naast het merk Multivac. Daardoor – aldus Multivac – is sprake van merkinbreuk.

Uitputting van het merkrecht

MK Gilze betwist dat zij inbreuk maakt op de merkrechten van Multivac. Zij stelt dat sprake is van uitputting van die merkrechten nu de door MK Gilze verkochte Multivac producten door Multivac of met haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht en Mutivac geen gegronde reden heeft om zich tegen deze wederverkoop te verzetten.

De uitputtingsregel probeert een balans te vinden tussen enerzijds de belangen van de merkhouder om te profiteren van de aan zijn merk verbonden rechten en anderzijds de legitieme belangen van de kopers van merkproducten (met name het recht om ten volle van hun eigendomsrecht op die producten te genieten), alsmede het algemeen belang van handhaving van een onvervalste mededinging. De uitputtingsregel luidt als volgt: het merkrecht omvat niet het recht zich te verzetten tegen gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

In de meeste uitputtingszaken draait het om de vraag of de merkproducten met toestemming van de merkhouder in de EER zijn gebracht. In de onderhavige zaak speelde die vraag niet omdat door Multivac niet werd betwist dat de door MK Gilze verhandelde producten door Multivac in de EER op de markt waren gebracht. Wel speelde de vraag of door het ‘reviseren’ van de producten door MK Gilze, Multivac een gegronde reden had om zich te verzetten tegen de verkoop van de gereviseerde Multivac producten door MK Gilze.

Merkgebruik op gereviseerde producten

Over deze specifieke problematiek heeft het Benelux Gerechtshof in 1992 een belangrijk arrest gewezen waarin de lijnen zijn uitgezet waarbinnen de revisor moet blijven.[2] Daarin heeft het BenGH onder andere beslist dat van wijziging van de waar geen sprake is wanneer zij enkel door tijdsverloop of gebruik (zoals slijtage) is ontstaan of wanneer de wijziging van ondergeschikte betekenis is. Het merkrecht is dan uitgeput. Is van een wijziging van meer dan ondergeschikte betekenis sprake, dan is het merkrecht niet uitgeput. Door het merk van de gereviseerde waren te verwijderen kan de revisor de aanspraken van de merkhouder op simpele wijze pareren. Kan in redelijkheid niet worden gevergd dat het merk van de waren wordt verwijderd – bijvoorbeeld omdat daardoor afbreuk wordt gedaan aan de technische deugdelijkheid of praktische bruikbaarheid – dan gaat de revisor alsnog vrij uit. Hij moet dan wel aan het publiek duidelijk maken dat hij – en niet de merkhouder – de waren heeft gereviseerd. Dat laatste is heel belangrijk en speelde in deze zaak een centrale rol omdat het merk Multivac niet van de machines kon worden verwijderd.

De beslissing

Alles overziende is de voorzieningenrechter van oordeel dat de door MK Gilze gereviseerde Mulitivac machines (nog steeds) veilig zijn en dat MK Gilze door de toevoeging van haar eigen naam op de gereviseerde Multivac machines aan te brengen, voldoende heeft gedaan om duidelijk te maken dat zij en niet Multivac de machines heeft gereviseerd. Het merkrecht van Multivac is met andere woorden uitgeput en haar vorderingen worden afgewezen.

De uitspraak van de voorzieningenrechter maakt duidelijk dat men andermans producten mag reviseren, maar dat men daarbij wel heel voorzichtig te werk moet gaan. De advocaten van bureau Brandeis zijn gespecialiseerd in het merkenrecht en helpen u graag verder bij vragen over merkgebruik en parallelhandel.

[1] Vzr. Rechtbank Den Haag 6 oktober 2017, IEF 17162; ECLI:NL:RBDHA:2017:11361 (Multivac/Mk Gilze).

[2] BenGH 6 november 1992, NJ 1993/454 (Valeo).